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国内产业要求中的经济标准和技术标准的关系

September 2, 2010

要在第337条款程序中胜诉,原告必须确保一个“与被专利保护的产品相关的”产业在美国国内“已经存在或者正在建立”(19 U.S.C. § 1337(a)(2).)国内产业要求有两项标准:经济标准和技术标准。两项标准之间的关系最近在由美国国际贸易委员会(ITC)的罗杰斯法官就“某些印刷和成像装置及其组件案”发布的一项命令中得到重申(卷宗号337-TA-690,第26号命令, 2010年4月22日)。该命令在线可查。

   要满足国内产业要求的经济标准,原告必须表明与受争议专利保护的产品相关的、在19 U.S.C. § 1337(a)(3)中所阐明的经济活动之一已经发生或正在进行。相关的经济活动是指:(1)对厂房和设备有可观投资;(2)有相当的雇工或资本;或(3)对开发,包括设计、研发或许可等有实质性的投资。(19 U.S.C. § 1337(a)(3). )经济活动的前两项通常要求原告证明,可观的生产活动正在美国进行,而第三项则针对第一、二项没有涵盖到的情形,即受争议专利产品在美国没有生产的情形。

   一般而言,要满足国内产业要求的技术标准,原告必须证明有一个国内产品使用了每个涉案专利的至少一项权利。“满足‘技术标准’的测试……本质上同侵权测试是一样的,比如,国内产品同涉案专利的比较。”[见Alloc公司 v.ITC案, 342 F.3d 1361, 1375 (联邦巡回法院 2003)] 。然而,美国国际贸易委员会(ITC)的法学理论早已清晰表明,用于确定某国内产业的专利权利不必是那些诉称被侵权的专利权利中的一种。 {见“某些微球粘合剂、制造工艺和含其产品包括自粘可调便条”案, 卷宗号337-TA-366, USITC Pub. 2949 (1996年1月)。}   并不要求国内产品和诉称被侵权的专利权利保持一致,这一点既得到了第337条款规定的支持(其中只指专利,而不指被侵权了的专利权利),也得到了立法史的支持(其中明确指出“国会有意用1988年修正案来放宽国内产业要求”)。(同上) 

    尽管并不要求国内产品和声称被侵权的专利权利完全一致,但是在侵权产品和被侵权产品之间还是要求具有一致性的,这是构成国内产业要求的两项标准的基础。[“电可编程只读存储器(EPROM),电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存和快闪微处理器半导体装置以及含其产品案”,卷宗号337-TA-395,初裁( 1998年3月19日)](“技术标准要求用以形成国内产业的产品被受争议专利涵盖,而经济标准要求与技术标准所指明产品相关的特定活动在美国存在。”)

      在“某些印刷和成像装置及其组件案”中,罗杰斯法官确认,原告依靠特定国内产品的生产来满足经济标准,而技术标准的分析必须基于相同的国内产品。在本案中,原告指出了其赖以确定国内产业要求经济标准的两个特定产品。被告寻求快速判决原告未能确立国内产业的存在,因为原告的专家没有提供对指定产品的技术分析。尽管罗杰斯法官承认必须用相同的产品来进行经济和技术标准分析,但他裁定,仅仅缺乏专家证词并不自动意味着一名原告将无法履行自己的职责来表明其指定的产品使用了有争议的专利。很显然,在认定缺少专家分析并不必然构成对满足国内产业诉讼技术标准的致命伤时,罗杰斯法官依赖了侵权判例法,因为这两种类型的分析本质上是一样的。因此,罗杰斯法官裁定,快速判决是不合时宜的,并驳回了被告的动议。然而,该案再次确认了,产品之间缺乏一致性,却一味强调经济和技术标准分析,可能会导致做出“不存在国内产业”的裁决。

   原告依靠其许可证活动来满足经济标准时,技术标准则无法依靠任何特定国内产品来满足。相反,原告必须表明其许可证活动本身跟争议专利间就有足够的联系。原告并不需要表明它或其被授权人在国内生产了某种受专利所涵盖的产品。相应地,在这些情况下,应当假定一致性不是什么问题。

   我们将定期为您提供关于第337条款诉讼的最新进展。如有疑问或需要进一步信息,敬请联系查尔斯·希尔(Charles Schill,电话202.429.8162)、艾丽丝·基佩尔(Alice Kipel,电话202.429.6743)或史蒂夫·巴伯(Steve Barber,电话 202.429.6430)。(特别感谢蒂法尼·米勒为撰写本业务通讯所提供的协助。)